동업자와 함께 개발한 주방용품 기술로 두 사람 공동 명의의 특허를 받았습니다. 동업을 정리한 뒤 각자 사업을 하고 있는데, 동업자가 저와 상의도 없이 다른 제조회사에 그 특허를 쓰도록 허락하고 사용료를 받기로 했다는 사실을 알게 됐습니다. 공동 특허인데 한 사람이 마음대로 사용 허락을 해도 되는지, 제가 그 회사에 생산을 멈추라고 할 수 있는지 알고 싶습니다.
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특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 통상실시권을 허락할 수 있습니다. 질문하신 분의 동의 없이 동업자가 혼자 한 허락은 이 요건을 갖추지 못했으므로, 그 회사의 생산은 적법한 실시권에 근거한 것이 아닙니다. 그 회사에 생산 중단을 요구하고, 침해 금지와 손해배상 청구를 검토할 수 있습니다.
특허법 제99조 제2항은 공유자가 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 질권을 설정할 수 있다고 정합니다. 제3항은 각 공유자가 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의 없이 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다고 정합니다. 제4항은 각 공유자가 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다고 정합니다. 제102조 제2항은 통상실시권자가 이 법에 따라 또는 설정행위로 정한 범위에서 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 가진다고 정합니다.
권리 행사에 관하여 제126조 제1항은 특허권자가 자기의 권리를 침해한 자나 침해할 우려가 있는 자에게 침해의 금지나 예방을 청구할 수 있다고 정하고, 제2항은 침해행위를 조성한 물건의 폐기와 설비의 제거 등을 함께 청구할 수 있다고 정합니다. 제128조 제1항은 고의나 과실로 특허권을 침해한 자에게 손해배상을 청구할 수 있다고 정하고, 제5항은 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 손해액으로 하여 청구할 수 있다고 정합니다.
질문하신 경우를 나누어 보면, 동업자 자신이 그 특허로 제품을 만드는 것은 제99조 제3항에 따라 따로 약정이 없는 한 질문하신 분의 동의 없이도 할 수 있습니다. 그러나 다른 제조회사에 실시를 허락하는 것은 제99조 제4항이 정한 통상실시권 허락이므로 질문하신 분의 동의가 있어야 합니다. 동의 없이 맺은 사용 허락으로는 그 회사가 실시할 권리를 얻는 요건이 갖춰지지 않으므로, 그 회사에 대해 공유자인 특허권자로서 생산 중단을 요구할 수 있습니다. 회사가 계속 생산한다면 제126조의 금지청구와 제128조의 손해배상청구를 검토할 수 있습니다. 제128조 제4항은 침해자가 침해행위로 얻은 이익액을 손해액으로 추정한다고 정하므로, 그 회사가 판매로 얻은 이익에 관한 자료도 손해액을 정하는 데 쓰일 수 있습니다.
먼저 동업을 정리할 때 맺은 합의서나 공동 출원 당시의 약정에 특허 실시나 허락에 관한 내용이 있는지 확인하세요. 제99조 제3항의 특별한 약정이나 사전 동의로 볼 내용이 있다면 결론이 달라질 수 있습니다. 동의한 적이 없다는 뜻을 동업자와 그 회사에 서면으로 알리고, 그 회사 제품과 판매 자료, 사용료 약정에 관한 자료를 확보해 두는 것이 좋습니다.
구체적인 사안은 변호사와 상담하시기 바랍니다.
※ 2026년 10월 현행 법령을 기준으로 정리한 일반 정보입니다. 개별 사안은 전문가와 상담하세요.
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