경쟁 회사가 저희 제품이 자기 특허의 권리범위에 속한다며 특허심판원에 권리범위 확인심판을 청구했습니다. 그런데 그 특허는 출원 전부터 업계에 알려져 있던 기술 몇 가지를 조합한 것이어서, 그 분야 기술자라면 쉽게 만들 수 있는 수준이라 진보성이 없다고 생각합니다. 이 심판 안에서 진보성이 없다는 이유로 권리범위를 부정해 달라고 주장할 수 있나요? 안 된다면 어떤 절차로 다퉈야 하나요?
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권리범위 확인심판 안에서는 상대 특허의 진보성이 없다는 이유로 그 권리범위를 부정해 달라고 할 수 없습니다. 진보성이 없다는 주장은 특허무효심판을 따로 청구해 다투어야 합니다.
특허법 제135조 제1항은 특허권자 또는 전용실시권자가 자신의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다고 정합니다. 제2항은 이해관계인이 타인의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다고 정하고, 제3항은 청구항이 둘 이상이면 청구항마다 청구할 수 있다고 정합니다. 제29조 제2항은 특허출원 전에 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지된 발명 등에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 특허를 받을 수 없다고 정합니다. 제133조 제1항 제1호는 특허가 제29조를 위반한 경우 이해관계인 또는 심사관이 무효심판을 청구할 수 있다고 정하고, 제3항은 무효 심결이 확정되면 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다고 정합니다.
대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결은, 특허는 일단 등록되면 진보성이 없어 무효사유가 있더라도 무효심판에서 무효 심결이 확정되지 않는 한 다른 절차에서 무효임을 전제로 판단할 수 없다고 보았습니다. 또 권리범위 확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 범위에 속하는지를 확인하는 절차이므로, 이 심판에서는 진보성이 부정된다는 이유로 권리범위를 부정해서는 안 된다고 판단했습니다. 특허의 일부나 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우 권리범위를 부정할 수 있다는 법리도, 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 부정되는 경우까지 넓힐 수는 없다고 밝혔습니다.
질문하신 분의 주장은 상대 특허가 출원 전에 알려진 기술 몇 가지를 조합한 것이라 그 분야 기술자가 쉽게 만들 수 있다는 것입니다. 이는 특허가 진보성이 없다는 주장이므로, 위 판결에 따라 권리범위 확인심판에서는 권리범위를 부정하는 이유가 되지 않습니다. 이 심판에서는 저희 제품의 구성이 그 특허의 보호범위에 속하는지를 두고 다투게 됩니다.
진보성을 다투려면 제133조 제1항에 따라 특허심판원에 무효심판을 따로 청구해야 합니다. 청구범위의 청구항이 둘 이상이면 청구항마다 청구할 수 있고, 같은 조 제2항에 따라 특허권이 소멸된 뒤에도 청구할 수 있습니다. 무효 심결이 확정되면 같은 조 제3항에 따라 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 봅니다.
무효심판은 이해관계인 또는 심사관이 청구할 수 있도록 정해져 있습니다. 제133조 제4항은 무효심판이 청구되면 심판장이 그 취지를 전용실시권자 등 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 알리도록 정합니다. 권리범위 확인심판과 무효심판은 서로 다른 절차이므로, 진보성 주장은 무효심판 쪽에서 펼치셔야 합니다.
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